Umowa licencyjna na korzystanie z wynalazku
Umowa licencyjna na korzystanie z wynalazku
Podstawy udzielenia licencji mogą być bardzo różne. Powodem może być brak środków na prowadzenie samodzielnej produkcji, a także dążenie do uzyskania opłat licencyjnych, dzięki którym możliwe będzie finansowanie własnej działalności gospodarczej. Udzielanie licencji na wykorzystywanie danego rozwiązania to często również efekt „wymiany” technologii, dzięki której dochodzi do wzajemnego wsparcia i rozwoju innowacyjności.
Uprawniony z patentu
Osoba uprawniona z patentu, czyli osoba, która zgłosiła w Urzędzie Patentowym RP wynalazek i wobec której wydana została decyzja o udzieleniu patentu posiada wyłączność na korzystanie w sposób zarobkowy i zawodowy z danego wynalazku. W myśl przepisów ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2000 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej jako Prawo własności przemysłowej), podmiot taki może zakazać osobie trzeciej korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy, polegający na wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku lub stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używania, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem.
Zgodnie z przepisami Prawa własności przemysłowej, patent jest zbywalny, w związku z czym uprawniony z patentu może przenieść go na inną osobę. Taka umowa wymaga zachowania formy pisemnej oraz wpisu do rejestru patentowego. Jednak w przypadku gdy podmiot nie chce pozbyć się wszystkich uprawnień wynikających z posiadania patentu, może udzielić licencji, czyli ściślej zawrzeć umowę licencyjną na korzystanie z wynalazku.
Forma i treść umowy licencyjnej
Umowa licencyjna powinna być zawarta w formie pisemnej, w przeciwnym razie będzie nieważna. Podlega na wniosek zainteresowanego wpisowi do rejestru patentowego, jednak – inaczej niż w przypadku przeniesienia patentu – wpis do rejestru nie jest obligatoryjny. Do kręgu zainteresowanych zaliczyć należy niewątpliwie licencjodawcę, licencjobiorcę, a także sublicencjobiorcę.
Na podstawie umowy licencyjnej, licencjodawca umożliwia licencjobiorcy korzystanie z wynalazku, a przy tym niejako zobowiązuje się do tego, że nie będzie dochodził roszczeń z patentu w zakresie udzielonej licencji. W przepisach Prawa własności przemysłowej wyróżniono licencje ograniczone, na podstawie których licencjobiorca uprawniony jest do korzystania z wynalazku tylko w ograniczonym zakresie (ograniczenie może odnosić się m.in. do terytorium, czasu i określonego rodzaju czynności), a także licencje nieograniczone (pełne), które uprawniają licencjobiorcę do korzystania z wynalazku w takim zakresie, w jakim z wynalazku korzysta licencjodawca. W przypadku gdy strony nie ustaliły zakresu udzielonej licencji, uznaje się, że licencjobiorca może korzystać z wynalazku dokładnie w takim zakresie jak licencjodawca.
W umowie można także określić, że jest ona umową wyłączną (licencjodawca zobowiązuje się do udzielenia licencji tylko jednemu licencjobiorcy), bądź niewyłączną (licencjodawca może udzielać licencji także na rzecz innych podmiotów). Możliwe jest również zastrzeżenie, że sam licencjodawca zobowiązuje się do niekorzystania z wynalazku. W przypadku gdy licencjodawca naruszy postanowienie dotyczące wyłączności, będzie on ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą wobec licencjobiorcy. W umowie licencyjnej często umieszcza się także postanowienie, zgodnie z którym licencjobiorca może udzielić dalszej licencji (sublicencji). Jeśli brak jest takiej regulacji w umowie, dla zawarcia dalszej umowy licencyjnej konieczna jest zgoda licencjodawcy, przy czym musi ona być udzielona w formie pisemnej.
Umowa licencyjna powinna zawierać przede wszystkim postanowienie dotyczące uprawnienia do korzystania z cudzego wynalazku. Jest to nieodłączny element takiej umowy. Typowa umowa licencyjna zawiera ponadto m.in. dokładne określenie przedmiotu umowy (nazwę wynalazku z numerem, pod którym widnieje w rejestrze patentowym), informację dotyczącą opłaty licencyjnej, określenie rodzaju licencji, czas trwania umowy, zobowiązanie licencjobiorcy do informowania licencjodawcy o wszelkich przypadkach naruszenia patentu, obowiązek zapewnienia przez licencjodawcę przeszkolenia personelu licencjobiorcy w zakresie korzystania z wynalazku i inne. W tego typu umowach umieszcza się często także klauzulę o zachowaniu poufności odnośnie treści przedmiotowej umowy. Do umowy licencyjnej dołącza się zwykle także odpis dokumentu patentowego.
Zgodnie z przepisami Prawa własności przemysłowej, licencjodawca jest zobligowany do przekazania licencjobiorcy wszelkich posiadanych przez niego informacji i doświadczeń technicznych potrzebnych do korzystania z wynalazku (dotyczy to informacji i doświadczeń posiadanych przez licencjodawcę w chwili zawarcia umowy). Licencjodawca i licencjobiorca mogą jednak postanowić w umowie inaczej, tzn. rozszerzyć, ograniczyć, a nawet wyłączyć powyższy obowiązek.
Warto podkreślić, że w odniesieniu do umowy licencyjnej obowiązuje swoboda umów, w związku z czym strony mogą dowolnie kształtować treść umowy, z zastrzeżeniem jednak, że nie może ona naruszać przepisów bezwzględnie obowiązujących. W związku z tym umowa, która będzie pozostawać w sprzeczności z ustawą, zasadami współżycia społecznego lub naturą zobowiązania będzie nieważna.
Umowa licencyjna nie musi być odpłatna. W przypadku gdy strony nie zawarły w umowie postanowienia odnośnie opłat, umowa jest nieodpłatna. Opłata licencyjna może kształtować się w różnoraki sposób – może to być opłata jednorazowa, opłata okresowa stała bądź zmienna. Może być także wyliczona jako procent zysków uzyskanych przez licencjobiorcę w związku z korzystaniem z wynalazku. Gdy dojdzie do unieważnienia patentu, licencjobiorca będzie mógł żądać od licencjodawcy zwrotu opłaty licencyjnej. Z kolei licencjodawca będzie mógł potrącić korzyści uzyskane przez licencjobiorcę w związku wykorzystaniem wynalazku, które miało miejsce przed unieważnieniem patentu.
Umowa licencyjna może być zawarta na czas oznaczony bądź nieoznaczony. Podlega wypowiedzeniu z zachowaniem terminów ustalonych w umowie, a w przypadku braku stosownych zapisów w umowie – niezwłocznie po wypowiedzeniu. Należy mieć to na uwadze przy formułowaniu treści umowy, aby nie dopuścić do sytuacji, w której interes licencjodawcy bądź licencjobiorcy będzie zagrożony poprzez niezwłoczne wypowiedzenie umowy. Umowa licencyjna wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia patentu (okres ochrony patentowej trwa zasadniczo 20 lat). W zakresie postanowień zawartych w umowie innych niż licencja, umowa może trwać dłużej, także po wygaśnięciu patentu.
Licencja otwarta i licencja przymusowa
W kontekście umowy licencyjnej warto także zwrócić uwagę na licencję otwartą i licencję przymusową.
Licencja otwarta polega na tym, że uprawniony z patentu składa w Urzędzie Patentowym RP w czasie trwania ochrony patentowej (niekoniecznie bezpośrednio po udzieleniu patentu) oświadczenie o gotowości udzielenia licencji na korzystanie z wynalazku. Oświadczenie licencjodawcy podlega ogłoszeniu w rejestrze patentowym i nie może być odwołane czy zmienione. Licencję otwartą można uzyskać można w dwojaki sposób: przez zawarcie umowy licencyjnej bądź przystąpienie do korzystania z wynalazku bez podjęcia rokowań lub przed ich zakończeniem.
Jedną z głównych zalet związanych z licencją otwartą jest to, że uprawniony z patentu może korzystać z preferencyjnych stawek jednorazowych i okresowych opłat za ochronę patentową (50 proc. wartości standardowych opłat). Jest to zatem niewątpliwie spora zachęta zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorców, jak również dla jednostek naukowych i badawczych. Opłata licencyjna przy licencji otwartej wynosi maksymalnie 10 proc. korzyści, które licencjobiorca uzyska w każdym roku korzystania z wynalazku, po potrąceniu nakładów.
Specyficznym typem licencji jest licencja przymusowa. Udzielana jest przez Urząd Patentowy RP i dotyczy ściśle określonych w ustawie przypadków – gdy jest to konieczne dla zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub gdy patent jest nadużywany. Do udzielenia licencji przymusowej może dojść także, w sytuacji gdy uprawniony z patentu wcześniejszego nie zgadza się na zawarcie umowy licencyjnej z uprawnionym z patentu zależnego. W takiej sytuacji uprawniony z patentu zależnego, chcąc korzystać z własnego wynalazku, narusza patent wcześniejszy. Jeśli w związku z tym uniemożliwione jest zaspokojenie potrzeb rynku krajowego, zachodzą podstawy do udzielenia licencji przymusowej. Należy podkreślić, że podmiot ubiegający się o udzielenie licencji przymusowej w większości przypadków będzie musiał wykazać, że wcześniej czynił starania w celu uzyskania licencji. Zakres i czas trwania licencji przymusowej i wysokość opłaty licencyjnej określa Urząd Patentowy RP.
Osoba uprawniona z patentu, czyli osoba, która zgłosiła w Urzędzie Patentowym RP wynalazek i wobec której wydana została decyzja o udzieleniu patentu posiada wyłączność na korzystanie w sposób zarobkowy i zawodowy z danego wynalazku. W myśl przepisów ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2000 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej jako Prawo własności przemysłowej), podmiot taki może zakazać osobie trzeciej korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy, polegający na wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku lub stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używania, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem.
Zgodnie z przepisami Prawa własności przemysłowej, patent jest zbywalny, w związku z czym uprawniony z patentu może przenieść go na inną osobę. Taka umowa wymaga zachowania formy pisemnej oraz wpisu do rejestru patentowego. Jednak w przypadku gdy podmiot nie chce pozbyć się wszystkich uprawnień wynikających z posiadania patentu, może udzielić licencji, czyli ściślej zawrzeć umowę licencyjną na korzystanie z wynalazku.
Forma i treść umowy licencyjnej
Umowa licencyjna powinna być zawarta w formie pisemnej, w przeciwnym razie będzie nieważna. Podlega na wniosek zainteresowanego wpisowi do rejestru patentowego, jednak – inaczej niż w przypadku przeniesienia patentu – wpis do rejestru nie jest obligatoryjny. Do kręgu zainteresowanych zaliczyć należy niewątpliwie licencjodawcę, licencjobiorcę, a także sublicencjobiorcę.
Na podstawie umowy licencyjnej, licencjodawca umożliwia licencjobiorcy korzystanie z wynalazku, a przy tym niejako zobowiązuje się do tego, że nie będzie dochodził roszczeń z patentu w zakresie udzielonej licencji. W przepisach Prawa własności przemysłowej wyróżniono licencje ograniczone, na podstawie których licencjobiorca uprawniony jest do korzystania z wynalazku tylko w ograniczonym zakresie (ograniczenie może odnosić się m.in. do terytorium, czasu i określonego rodzaju czynności), a także licencje nieograniczone (pełne), które uprawniają licencjobiorcę do korzystania z wynalazku w takim zakresie, w jakim z wynalazku korzysta licencjodawca. W przypadku gdy strony nie ustaliły zakresu udzielonej licencji, uznaje się, że licencjobiorca może korzystać z wynalazku dokładnie w takim zakresie jak licencjodawca.
W umowie można także określić, że jest ona umową wyłączną (licencjodawca zobowiązuje się do udzielenia licencji tylko jednemu licencjobiorcy), bądź niewyłączną (licencjodawca może udzielać licencji także na rzecz innych podmiotów). Możliwe jest również zastrzeżenie, że sam licencjodawca zobowiązuje się do niekorzystania z wynalazku. W przypadku gdy licencjodawca naruszy postanowienie dotyczące wyłączności, będzie on ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą wobec licencjobiorcy. W umowie licencyjnej często umieszcza się także postanowienie, zgodnie z którym licencjobiorca może udzielić dalszej licencji (sublicencji). Jeśli brak jest takiej regulacji w umowie, dla zawarcia dalszej umowy licencyjnej konieczna jest zgoda licencjodawcy, przy czym musi ona być udzielona w formie pisemnej.
Umowa licencyjna powinna zawierać przede wszystkim postanowienie dotyczące uprawnienia do korzystania z cudzego wynalazku. Jest to nieodłączny element takiej umowy. Typowa umowa licencyjna zawiera ponadto m.in. dokładne określenie przedmiotu umowy (nazwę wynalazku z numerem, pod którym widnieje w rejestrze patentowym), informację dotyczącą opłaty licencyjnej, określenie rodzaju licencji, czas trwania umowy, zobowiązanie licencjobiorcy do informowania licencjodawcy o wszelkich przypadkach naruszenia patentu, obowiązek zapewnienia przez licencjodawcę przeszkolenia personelu licencjobiorcy w zakresie korzystania z wynalazku i inne. W tego typu umowach umieszcza się często także klauzulę o zachowaniu poufności odnośnie treści przedmiotowej umowy. Do umowy licencyjnej dołącza się zwykle także odpis dokumentu patentowego.
Zgodnie z przepisami Prawa własności przemysłowej, licencjodawca jest zobligowany do przekazania licencjobiorcy wszelkich posiadanych przez niego informacji i doświadczeń technicznych potrzebnych do korzystania z wynalazku (dotyczy to informacji i doświadczeń posiadanych przez licencjodawcę w chwili zawarcia umowy). Licencjodawca i licencjobiorca mogą jednak postanowić w umowie inaczej, tzn. rozszerzyć, ograniczyć, a nawet wyłączyć powyższy obowiązek.
Warto podkreślić, że w odniesieniu do umowy licencyjnej obowiązuje swoboda umów, w związku z czym strony mogą dowolnie kształtować treść umowy, z zastrzeżeniem jednak, że nie może ona naruszać przepisów bezwzględnie obowiązujących. W związku z tym umowa, która będzie pozostawać w sprzeczności z ustawą, zasadami współżycia społecznego lub naturą zobowiązania będzie nieważna.
Umowa licencyjna nie musi być odpłatna. W przypadku gdy strony nie zawarły w umowie postanowienia odnośnie opłat, umowa jest nieodpłatna. Opłata licencyjna może kształtować się w różnoraki sposób – może to być opłata jednorazowa, opłata okresowa stała bądź zmienna. Może być także wyliczona jako procent zysków uzyskanych przez licencjobiorcę w związku z korzystaniem z wynalazku. Gdy dojdzie do unieważnienia patentu, licencjobiorca będzie mógł żądać od licencjodawcy zwrotu opłaty licencyjnej. Z kolei licencjodawca będzie mógł potrącić korzyści uzyskane przez licencjobiorcę w związku wykorzystaniem wynalazku, które miało miejsce przed unieważnieniem patentu.
Umowa licencyjna może być zawarta na czas oznaczony bądź nieoznaczony. Podlega wypowiedzeniu z zachowaniem terminów ustalonych w umowie, a w przypadku braku stosownych zapisów w umowie – niezwłocznie po wypowiedzeniu. Należy mieć to na uwadze przy formułowaniu treści umowy, aby nie dopuścić do sytuacji, w której interes licencjodawcy bądź licencjobiorcy będzie zagrożony poprzez niezwłoczne wypowiedzenie umowy. Umowa licencyjna wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia patentu (okres ochrony patentowej trwa zasadniczo 20 lat). W zakresie postanowień zawartych w umowie innych niż licencja, umowa może trwać dłużej, także po wygaśnięciu patentu.
Licencja otwarta i licencja przymusowa
W kontekście umowy licencyjnej warto także zwrócić uwagę na licencję otwartą i licencję przymusową.
Licencja otwarta polega na tym, że uprawniony z patentu składa w Urzędzie Patentowym RP w czasie trwania ochrony patentowej (niekoniecznie bezpośrednio po udzieleniu patentu) oświadczenie o gotowości udzielenia licencji na korzystanie z wynalazku. Oświadczenie licencjodawcy podlega ogłoszeniu w rejestrze patentowym i nie może być odwołane czy zmienione. Licencję otwartą można uzyskać można w dwojaki sposób: przez zawarcie umowy licencyjnej bądź przystąpienie do korzystania z wynalazku bez podjęcia rokowań lub przed ich zakończeniem.
Jedną z głównych zalet związanych z licencją otwartą jest to, że uprawniony z patentu może korzystać z preferencyjnych stawek jednorazowych i okresowych opłat za ochronę patentową (50 proc. wartości standardowych opłat). Jest to zatem niewątpliwie spora zachęta zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorców, jak również dla jednostek naukowych i badawczych. Opłata licencyjna przy licencji otwartej wynosi maksymalnie 10 proc. korzyści, które licencjobiorca uzyska w każdym roku korzystania z wynalazku, po potrąceniu nakładów.
Specyficznym typem licencji jest licencja przymusowa. Udzielana jest przez Urząd Patentowy RP i dotyczy ściśle określonych w ustawie przypadków – gdy jest to konieczne dla zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub gdy patent jest nadużywany. Do udzielenia licencji przymusowej może dojść także, w sytuacji gdy uprawniony z patentu wcześniejszego nie zgadza się na zawarcie umowy licencyjnej z uprawnionym z patentu zależnego. W takiej sytuacji uprawniony z patentu zależnego, chcąc korzystać z własnego wynalazku, narusza patent wcześniejszy. Jeśli w związku z tym uniemożliwione jest zaspokojenie potrzeb rynku krajowego, zachodzą podstawy do udzielenia licencji przymusowej. Należy podkreślić, że podmiot ubiegający się o udzielenie licencji przymusowej w większości przypadków będzie musiał wykazać, że wcześniej czynił starania w celu uzyskania licencji. Zakres i czas trwania licencji przymusowej i wysokość opłaty licencyjnej określa Urząd Patentowy RP.
|
nr 5(109)2011  |
|
