Ochrona znaku towarowego ma swoje granice
Nie można zakazać używania takiego samego lub podobnego znaku towarowego na terytorium, na którym o ochronę nie wnioskowano. Uprawniony nie może skutecznie sprzeciwić się używaniu należącego do niego znaku towarowego, np. w celu informacyjnym, artystycznym czy w reklamie porównawczej.
Problem ustalenia granic ochrony znaku towarowego ma doniosłe znaczenie zarówno dla uprawnionego, jak i dla osoby, która mogłaby zostać posądzona o bezprawne wkroczenie w zakres cudzych praw wyłącznych. Jasne sprecyzowanie granic ochrony to pewność prawna i stabilność obrotu gospodarczego. Prawo do znaku towarowego jest ograniczone przede wszystkim do określonego terytorium, na którym wnioskowano o ochronę. Co do zasady nie można zatem zakazać używania takiego samego lub podobnego znaku towarowego na terytorium, na którym o ochronę nie wnioskowano. Inne sytuacje, w których uprawniony nie może skutecznie sprzeciwić się używaniu należącego do niego znaku towarowego, to m.in. użycie znaku towarowego w celach informacyjnych, artystycznych, w reklamie porównawczej, w reklamie kontekstowej online czy wyczerpanie prawa do znaku towarowego.
Terytorialny zakres ochrony
Prawo ochronne zapewnia uprawnionemu wyłączne korzystanie ze znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze objętym ochroną. Wyodrębnić można trzy systemy uzyskiwania ochrony:
krajowy, np. w Urzędzie Patentowym RP – dla całego terytorium Polski – na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej,
regionalny, np. w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante w Hiszpanii – dla całego obszaru UE – na podstawie rozporządzenia Rady nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego,
międzynarodowy, np. w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie – w wyznaczonych państwach członkach Związku Madryckiego – na podstawie Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków lub Protokołu do tego Porozumienia.
Możliwe jest też uzyskanie ochrony na podstawie samego używania określonego oznaczenia, jednak w razie sporu sytuacja dochodzącego ochrony jest znacznie trudniejsza, niż w przypadku gdyby miał on świadectwo ochronne/certyfikat wydany przez upoważniony do tego organ/instytucję.
Należy pamiętać, że ochrona znaku towarowego jest ochroną terytorialną. Oznacza to, że poza obszarem – co do którego wnioskowało się o ochronę – inne podmioty będą mogły co do zasady używać takiego samego znaku dla takich samych towarów lub usług.
Niemniej jednak w pewnych przypadkach taka ochrona może zostać unieważniona. Jako przykład można wskazać kazus dotyczący renomowanego znaku Tchibo. Firma Tchibo Frish Rost Kaffe GmbH z Hamburga, Niemcy, 12 stycznia 1993 r. złożyła wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego „TCHIBO” nr R-69828, zarejestrowanego na rzecz firmy K.K. „Fast-Food Inc.” z Katowic. Wnioskodawca w uzasadnieniu stwierdził m.in., że znak ten jest sprzeczny z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego. Poglądu tego początkowo Urząd Patentowy RP nie podzielił. Znak jednak został ostatecznie unieważniony na skutek odwołania. Decyzja ta spotkała się z aprobatą doktryny, choć jej uzasadnienie uznano za kontrowersyjne (zob. decyzja Komisji Odwoławczej przy UPRP z 29 maja 1995 r., nr odw. 1023/95).
Używacz uprzedni
Używacz uprzedni to osoba, która prowadząc lokalną działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze używała w dobrej wierze oznaczenia zarejestrowanego następnie jako znak towarowy na rzecz innej osoby. Osoba taka ma prawo nadal bezpłatnie używać tego oznaczenia w nie większym niż dotychczas zakresie. Jej prawo podlega na wniosek zainteresowanego wpisowi do rejestru znaków towarowych, a przeniesione może zostać na inną osobę tylko łącznie z przedsiębiorstwem.
Użycie znaku w celach informacyjnych
Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie:
1) ich nazwisk lub adresu,
2) oznaczeń wskazujących w szczególności na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj, ilość, jakość, przeznaczenie, pochodzenie czy datę wytworzenia lub okres przydatności,
3) zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeśli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi,
4) zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, jeśli prawo do jego używania przez te osoby wynika z innych przepisów ustawy.
Używanie ww. oznaczeń jest dozwolone tylko wówczas, gdy odpowiada usprawiedliwionym potrzebom używającego i nabywców towarów, a jednocześnie jest zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach.
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 27 października 2004 r., III CK 410/03, użycie cudzego znaku towarowego w celu reklamowym i informacyjnym jest dozwolone, jeśli nie prowadzi do mylącego wrażenia o istnieniu gospodarczych powiązań między uprawnionym ze znaku używającym go w tym celu. Dystrybutor części zamiennych, który prowadzi sprzedaż zarówno części oryginalnych, jak i nieoryginalnych, zobowiązany jest zorganizować sprzedaż w odpowiedni sposób, czyli tak, aby wyeliminować możliwość wprowadzenia klienta w błąd co do ich pochodzenia. Ma on prawo do posługiwania się znakami towarowymi producenta pojazdów w informacji i reklamie, jednak wyłącznie w odniesieniu do części oryginalnych.
Forum internetowe
Szczególne emocje może budzić sytuacja, w której pewna osoba lub grupa osób prowadzi forum internetowe poświęcone krytyce określonego przedsiębiorstwa na stronie, w której adresie zawarty jest znak towarowy będący jednocześnie nazwą tego przedsiębiorstwa. Taki przypadek miał ostatnio miejsce w Polsce w dużej firmie z branży energetycznej. W momencie pisania tego artykułu opisywany spór jest jeszcze w toku. Sukcesem, czyli usunięciem spornych treści i obrazów, zakończyła się natomiast sprawa przedstawienia na blogu internetowym znaku słowno-graficznego należącego do wspomnianej firmy obok postaci byłego prezydenta RP i znanego przedsiębiorcy z dopiskiem osobiście wydziergane w kontekście kontrowersji wokół prywatyzacji tej firmy.
Reklama porównawcza
Reklama porównawcza jest lepiej zauważalna niż inne „zwykłe” formy reklamy. Zawsze wzbudza wiele kontrowersji i emocji zarówno wśród konsumentów, jak i w środowisku reklamowym. Często bywa też przedmiotem sporów sądowych.
Stosownie do art. 16 ust. 3 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reklama porównawcza to reklama umożliwiająca bezpośrednio lub pośrednio rozpoznanie konkurenta albo towarów lub usług oferowanych przez konkurenta.
Klasycznym przykładem reklamy porównawczej są reklamy Playa, który poinformował, że z Play do Plusa taniej niż z Plusa do Plusa (identyczne reklamy pojawiły się w odniesieniu do Orange i Ery).
Według dyrektywy 84/450/EWG reklama porównawcza przyczynia się do obiektywnego wydobycia zalet poszczególnych porównywalnych produktów. W ten sposób może stymulować konkurencję między dostawcami towarów i usług w interesie konsumentów. Dyrektywa wskazuje, że warunki dozwolonej reklamy muszą obejmować obiektywne kryteria porównywania cech towarów i usług. Muszą być spełnione łącznie i respektowane w całej swej rozciągłości. Skuteczność reklamy porównawczej może wymagać identyfikacji towarów bądź usług konkurenta, poprzez odniesienie się do znaku towarowego, którego ten konkurent jest właścicielem lub do jego nazwy handlowej. Takiego rodzaju użycie znaku handlowego, nazwy handlowej lub innych wyróżniających oznaczeń innego podmiotu nie jest naruszeniem wyłącznego prawa, o ile dokonywane jest przy poszanowaniu warunków ustalonych przez dyrektywę, a celem ich użycia jest tylko wprowadzenie rozróżnienia między nimi i – w konsekwencji – obiektywne uwypuklenie różnic. Nie może być uznane za spełniające warunki dozwolonej reklamy porównawczej porównanie, które przedstawia towary bądź usługi jako imitację lub replikę towarów lub usług opatrzonych chronionym znakiem towarowym lub chronioną nazwą handlową.
Reklama kontekstowa on-line
Reklama kontekstowa online to reklama dopasowująca przekaz reklamowy do treści przeszukiwanych stron internetowych. Do niedawna źródłem sporów było używanie jako słów kluczowych, w ramach usługi odsyłania w Internecie, cudzych znaków towarowych lub oznaczeń do nich podobnych, bez zgody ich właścicieli. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 23 marca 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google nie ma wątpliwości, że można umożliwiać reklamodawcom wybór słów kluczowych będących znakami towarowymi innych firm. Trybunał wskazał, że właściciel znaku towarowego nie ma prawa zakazać reklamodawcy użycia go jako słowa kluczowego w internetowej reklamie kontekstowej, chyba że reklama uniemożliwia lub utrudnia przeciętnemu internaucie zorientowanie się, czy towary lub usługi, których ona dotyczy, pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo czy też od osoby trzeciej.
Wyczerpanie prawa do znaku towarowego
Prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeśli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą. Nie stanowi także naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy import, ani inne działania dotyczące towarów oznaczonych tym znakiem towarowym, jeśli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą. Przepisów tego dotyczących nie stosuje się, jeśli przemawiają za tym uzasadnione względy, które pozwalają uprawnionemu sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów, w szczególności jeśli po wprowadzeniu do obrotu zmieni się lub pogorszy stan towarów.
Obowiązek używania
Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może zakazać innej osobie używania tego lub podobnego oznaczenia w obrocie, jeśli znaku tego nie używał w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy.
Monika Kowalczyk, rzecznik patentowy
Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna
Bartłomiej Sobieraj, radca prawny
Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna
Terytorialny zakres ochrony
Prawo ochronne zapewnia uprawnionemu wyłączne korzystanie ze znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze objętym ochroną. Wyodrębnić można trzy systemy uzyskiwania ochrony:
krajowy, np. w Urzędzie Patentowym RP – dla całego terytorium Polski – na podstawie ustawy Prawo własności przemysłowej,
regionalny, np. w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante w Hiszpanii – dla całego obszaru UE – na podstawie rozporządzenia Rady nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego,
międzynarodowy, np. w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie – w wyznaczonych państwach członkach Związku Madryckiego – na podstawie Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków lub Protokołu do tego Porozumienia.
Możliwe jest też uzyskanie ochrony na podstawie samego używania określonego oznaczenia, jednak w razie sporu sytuacja dochodzącego ochrony jest znacznie trudniejsza, niż w przypadku gdyby miał on świadectwo ochronne/certyfikat wydany przez upoważniony do tego organ/instytucję.
Należy pamiętać, że ochrona znaku towarowego jest ochroną terytorialną. Oznacza to, że poza obszarem – co do którego wnioskowało się o ochronę – inne podmioty będą mogły co do zasady używać takiego samego znaku dla takich samych towarów lub usług.
Niemniej jednak w pewnych przypadkach taka ochrona może zostać unieważniona. Jako przykład można wskazać kazus dotyczący renomowanego znaku Tchibo. Firma Tchibo Frish Rost Kaffe GmbH z Hamburga, Niemcy, 12 stycznia 1993 r. złożyła wniosek o unieważnienie prawa z rejestracji znaku towarowego „TCHIBO” nr R-69828, zarejestrowanego na rzecz firmy K.K. „Fast-Food Inc.” z Katowic. Wnioskodawca w uzasadnieniu stwierdził m.in., że znak ten jest sprzeczny z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego. Poglądu tego początkowo Urząd Patentowy RP nie podzielił. Znak jednak został ostatecznie unieważniony na skutek odwołania. Decyzja ta spotkała się z aprobatą doktryny, choć jej uzasadnienie uznano za kontrowersyjne (zob. decyzja Komisji Odwoławczej przy UPRP z 29 maja 1995 r., nr odw. 1023/95).
Używacz uprzedni
Używacz uprzedni to osoba, która prowadząc lokalną działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze używała w dobrej wierze oznaczenia zarejestrowanego następnie jako znak towarowy na rzecz innej osoby. Osoba taka ma prawo nadal bezpłatnie używać tego oznaczenia w nie większym niż dotychczas zakresie. Jej prawo podlega na wniosek zainteresowanego wpisowi do rejestru znaków towarowych, a przeniesione może zostać na inną osobę tylko łącznie z przedsiębiorstwem.
Użycie znaku w celach informacyjnych
Prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie:
1) ich nazwisk lub adresu,
2) oznaczeń wskazujących w szczególności na cechy i charakterystykę towarów, ich rodzaj, ilość, jakość, przeznaczenie, pochodzenie czy datę wytworzenia lub okres przydatności,
3) zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeśli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi,
4) zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, jeśli prawo do jego używania przez te osoby wynika z innych przepisów ustawy.
Używanie ww. oznaczeń jest dozwolone tylko wówczas, gdy odpowiada usprawiedliwionym potrzebom używającego i nabywców towarów, a jednocześnie jest zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach.
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 27 października 2004 r., III CK 410/03, użycie cudzego znaku towarowego w celu reklamowym i informacyjnym jest dozwolone, jeśli nie prowadzi do mylącego wrażenia o istnieniu gospodarczych powiązań między uprawnionym ze znaku używającym go w tym celu. Dystrybutor części zamiennych, który prowadzi sprzedaż zarówno części oryginalnych, jak i nieoryginalnych, zobowiązany jest zorganizować sprzedaż w odpowiedni sposób, czyli tak, aby wyeliminować możliwość wprowadzenia klienta w błąd co do ich pochodzenia. Ma on prawo do posługiwania się znakami towarowymi producenta pojazdów w informacji i reklamie, jednak wyłącznie w odniesieniu do części oryginalnych.
Forum internetowe
Szczególne emocje może budzić sytuacja, w której pewna osoba lub grupa osób prowadzi forum internetowe poświęcone krytyce określonego przedsiębiorstwa na stronie, w której adresie zawarty jest znak towarowy będący jednocześnie nazwą tego przedsiębiorstwa. Taki przypadek miał ostatnio miejsce w Polsce w dużej firmie z branży energetycznej. W momencie pisania tego artykułu opisywany spór jest jeszcze w toku. Sukcesem, czyli usunięciem spornych treści i obrazów, zakończyła się natomiast sprawa przedstawienia na blogu internetowym znaku słowno-graficznego należącego do wspomnianej firmy obok postaci byłego prezydenta RP i znanego przedsiębiorcy z dopiskiem osobiście wydziergane w kontekście kontrowersji wokół prywatyzacji tej firmy.
Reklama porównawcza
Reklama porównawcza jest lepiej zauważalna niż inne „zwykłe” formy reklamy. Zawsze wzbudza wiele kontrowersji i emocji zarówno wśród konsumentów, jak i w środowisku reklamowym. Często bywa też przedmiotem sporów sądowych.
Stosownie do art. 16 ust. 3 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reklama porównawcza to reklama umożliwiająca bezpośrednio lub pośrednio rozpoznanie konkurenta albo towarów lub usług oferowanych przez konkurenta.
Klasycznym przykładem reklamy porównawczej są reklamy Playa, który poinformował, że z Play do Plusa taniej niż z Plusa do Plusa (identyczne reklamy pojawiły się w odniesieniu do Orange i Ery).
Według dyrektywy 84/450/EWG reklama porównawcza przyczynia się do obiektywnego wydobycia zalet poszczególnych porównywalnych produktów. W ten sposób może stymulować konkurencję między dostawcami towarów i usług w interesie konsumentów. Dyrektywa wskazuje, że warunki dozwolonej reklamy muszą obejmować obiektywne kryteria porównywania cech towarów i usług. Muszą być spełnione łącznie i respektowane w całej swej rozciągłości. Skuteczność reklamy porównawczej może wymagać identyfikacji towarów bądź usług konkurenta, poprzez odniesienie się do znaku towarowego, którego ten konkurent jest właścicielem lub do jego nazwy handlowej. Takiego rodzaju użycie znaku handlowego, nazwy handlowej lub innych wyróżniających oznaczeń innego podmiotu nie jest naruszeniem wyłącznego prawa, o ile dokonywane jest przy poszanowaniu warunków ustalonych przez dyrektywę, a celem ich użycia jest tylko wprowadzenie rozróżnienia między nimi i – w konsekwencji – obiektywne uwypuklenie różnic. Nie może być uznane za spełniające warunki dozwolonej reklamy porównawczej porównanie, które przedstawia towary bądź usługi jako imitację lub replikę towarów lub usług opatrzonych chronionym znakiem towarowym lub chronioną nazwą handlową.
Reklama kontekstowa on-line
Reklama kontekstowa online to reklama dopasowująca przekaz reklamowy do treści przeszukiwanych stron internetowych. Do niedawna źródłem sporów było używanie jako słów kluczowych, w ramach usługi odsyłania w Internecie, cudzych znaków towarowych lub oznaczeń do nich podobnych, bez zgody ich właścicieli. Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 23 marca 2010 r. w sprawach połączonych od C-236/08 do C-238/08 Google France i Google nie ma wątpliwości, że można umożliwiać reklamodawcom wybór słów kluczowych będących znakami towarowymi innych firm. Trybunał wskazał, że właściciel znaku towarowego nie ma prawa zakazać reklamodawcy użycia go jako słowa kluczowego w internetowej reklamie kontekstowej, chyba że reklama uniemożliwia lub utrudnia przeciętnemu internaucie zorientowanie się, czy towary lub usługi, których ona dotyczy, pochodzą od właściciela znaku lub z przedsiębiorstwa powiązanego z nim gospodarczo czy też od osoby trzeciej.
Wyczerpanie prawa do znaku towarowego
Prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeśli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą. Nie stanowi także naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy import, ani inne działania dotyczące towarów oznaczonych tym znakiem towarowym, jeśli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą. Przepisów tego dotyczących nie stosuje się, jeśli przemawiają za tym uzasadnione względy, które pozwalają uprawnionemu sprzeciwić się dalszej dystrybucji towarów, w szczególności jeśli po wprowadzeniu do obrotu zmieni się lub pogorszy stan towarów.
Obowiązek używania
Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może zakazać innej osobie używania tego lub podobnego oznaczenia w obrocie, jeśli znaku tego nie używał w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy.
Monika Kowalczyk, rzecznik patentowy
Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna
Bartłomiej Sobieraj, radca prawny
Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna
|
nr 12(116)2011  |
|
